안녕하세요.

회사를 위한 회사, 르호봇입니다.

 

지난 비즈 가이드에서는 특허 출원을 위해 반드시 만족시켜야 하는 필수요건들을 알아보았는데요.

이처럼 특허 출원 전에 탄탄히 준비하여 특허권을 무사히 얻을 수 있더라도, 특허권은 특허를 출원한 국가에서만 유효하기 때문에 국내에서 특허 출원한 기술은 해외에서 인정받을 수 없다고 합니다.

따라서 특허권을 인정받고 싶은 국가가 있다면 모두 개별적으로 특허 출원을 해야 합니다. 

 

르호봇 공식 파트너, 변건호 변리사님이 전해주시는 이번 비즈 가이드에서는 해외 특허 출원의 방법으로 두 가지를 소개합니다.

해외에서도 독자적인 기술의 권리를 보호받고 싶으시다면, 이번 칼럼을 주의 깊게 읽어보시고 해외 특허 출원에 대해 많은 정보를 얻어가시길 바랍니다. 

지금부터 함께 만나보시죠!

 

Businessman pointing at document while discussing it with colleague at meeting

[Selected by freepik]

 

  국내 특허의 가치

 

어느 한 나라에서 특허 등록을 받는 경우, 그 특허권은 해당 나라에서만 유효하게 권리를 행사할 수 있습니다.

따라서 특허 출원을 할 때는 어느 나라에 출원할지 결정하여 결정된 나라에 출원해야 합니다.

여기서, 한국 국적의 발명자가 특허 출원을 고려할 때에는 당연히 국내 특허 출원을 먼저 고려하게 됩니다.

그러나 국내에서 특허 등록을 받은 경우, 출원인은 과연 좋은 권리를 획득한 것일까요?

 

2010년에 KAIST에서 발표한 조사 결과에 따르면, 국내 등록 특허에 대해 ‘무효심판’이 청구된 경우 77% 이상의 특허가 무효가 되는 것으로 나타났습니다.

그리고 특허청 자료에 따르면, 2001년부터 2010년 사이에 특허침해를 이유로 한 ‘손해배상청구 소송’에서 승소한 경우 그 손해배상액의 중앙값(median)은 5,000만 원에 불과한 것으로 나타났습니다.

이처럼 어렵게 등록받은 특허가 나중에 무효가 되어버리거나, 힘든 소송에서 이겼음에도 배상액이 5,000만 원밖에 되지 않는다면, 과연 이것이 좋은 권리라고 할 수 있을까요?

 

물론 잘 쓰여진 명세서에 기반한 특허로 경쟁자를 시장에서 배제하고 독점적인 지위를 누리게 된 사례도 본 적이 있습니다만, 이는 매우 흔치 않은 일입니다.

또한, 등록받은 특허를 이용하여 IP 투자 등을 받고자 하는 경우에도 국내 특허만 보유하고 있는 경우에는 그 가치를 크게 인정받지 못하는 경우가 많습니다.

 

그래서 국내 특허는 출원하더라도 쓸모가 없다는 의견을 제기하는 사람들도 있습니다.

하지만, 이러한 이유만으로 국내에서 특허 출원하는 것이 쓸모없다고 판단하는 것은 섣부른 판단입니다.

왜냐하면 국내에서 자신만의 고유한 기술을 바탕으로 사업을 하면서 특허를 받지 않는 것은 자신의 기술에 대해 법적으로 보호받을 수 있는 거의 유일한 방법을 포기하는 것이기 때문입니다.

 

또한, 국내 출원을 기초로 해외 출원을 진행할 수도 있기 때문입니다.

한국의 출원인이 중국이나 미국 등에 직접 출원하려고 한다면, 명세서를 작성하기 위해서 해외의 변리사에게 수백만 원에서 천만 원이 넘는 비용을 지불해야 합니다.

중국이나 미국 등의 변리사 비용에 비해서 국내 변리사 비용은 매우 저렴한 편에 속하므로, 국내 출원을 먼저 진행한 후 국내 출원된 명세서를 번역하여 해외 출원을 진행하는 것이 적절합니다.

즉, 국내 출원은 그 자체로서도 의미가 있으나, 해외 출원을 위한 교두보 역할을 할 수 있다는 점에서도 큰 의미가 있습니다.

 

그러므로 지금부터 국내 출원을 기초로 해외 출원을 하기 위한 절차에 대해서 조금 더 알아보겠습니다.

 

  해외 출원 절차

 

국내 특허 출원을 기초로 해외 출원을 하는 방법은 크게 두 가지가 있을 수 있습니다.

  1. 국내 특허 출원 후 우선권 주장을 통해서 해외 국가에 직접 출원
  2. 국내 특허 출원 후 국제 특허 출원(PCT)을 한 후, 개별 국가에 진입

 

1번 방법의 ‘우선권 주장’이라 함은 해외 특허 출원 시에 해당 해외 특허 출원이 국내 특허를 출원한 시기에 출원한 것과 같이 인정해주는 제도를 말합니다.

여기서 우선권 주장을 인정받기 위해서는 국내 출원한 날로부터 1년 이내에 해외 출원이 완료되어야 합니다.

물론 우선권 주장을 하지 않고도 해외 출원을 할 수는 있으나, 국내 출원일로부터 해외 출원일 사이에 동일한 기술 내용이 공개되거나 국내 출원이 공개되는 경우에는 해외 등록을 받을 수 없습니다.

따라서 1번 방법을 통해서 해외 출원을 할 경우, 국내 출원일로부터 1년보다 먼저(예를 들어, 국내 출원일로부터 6개월 후) 해외 출원을 진행해야 할지 결정할 필요가 있습니다.

 

이에 비교해서, 2번은 국내 출원일로부터 1년 이내에 국제 특허 출원을 완료하면 국내 출원일로부터 2년 6개월 이내에 개별 국가에 출원 여부를 결정하여 출원을 완료할 수 있는 방법입니다.

가끔 국제 특허 출원에 대해 오해하는 분들이 있는데, 국제 특허 출원은 하나의 특허가 국제적으로 인정받는 제도가 아닙니다.

해외 출원에는 많은 비용이 소요되므로, 국제 특허 출원은 최초의 출원일로부터 2년 6개월 동안 해외 출원의 여부를 결정할 수 있도록 유예해주는 제도라고 볼 수 있습니다.

따라서 국제 특허 출원에서는 ‘국제 등록’이라는 제도가 없습니다. 국제 특허 출원을 하더라도 최종적으로는 각 국가에 맞는 명세서를 통해서 출원해야 합니다.

 

즉, 해외 출원을 진행함에 있어서, 출원을 진행할 국가가 많지 않으며 명확히 정해져 있고 추가 출원을 진행할 가능성이 희박하다면 1번 방법을 통해서 출원을 진행할 수 있고, 여러 국가에 출원을 진행할 예정이거나 추후 해외 출원을 진행할 국가를 고민해볼 시간이 필요하다면 2번 방법을 통해서 출원을 진행하는 것이 적절할 수 있겠습니다.

여기서 유의할 점은 우선권 주장이나 국제 특허 출원의 제도를 이용할 수 없는 국가도 존재하므로, 어느 국가에 출원할 가능성이 있는지를 따져 보고 출원 방법을 결정해야 합니다.

 

좋은 기술을 개발하셨다면 적절한 권리 획득 전략을 통해 가치 있는 IP를 획득하실 수 있기를 바랍니다.

 

 

새온특허법률사무소 변건호 변리사

특허/상표/디자인 저작권 문의 : 02-3448-5993, 5994

 

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