회사를 위한 회사, 르호봇입니다.

 

특허 및 지적재산권의 중요성이 부각되면서 특허 분쟁의 사례도 증가하고 있습니다. 

일반적으로 경쟁업체 사이에서 많이 발생하는 특허 분쟁은 한 번 시작되면 많은 시간과 비용이 소요되기 때문에 비즈니스에 치명적인 영향을 끼칩니다. 

따라서 특허 분쟁으로 인한 피해를 최소화하기 위해서는 대응방안을 미리 마련해놓는 것이 중요합니다. 

 

국내를 넘어 해외 특허 분쟁으로 이어지는 경우도 많은 특허 분쟁에는 어떻게 대응해야 하는지 이번 비즈 가이드에서 자세히 알아보겠습니다. 

르호봇의 공식 파트너, 변건호 변리사님이 전해주는 7월의 비즈 가이드 ‘특허상식’을 지금부터 함께 만나보시죠!

 

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<이미지 출처: https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/8213432552>

 


 

모바일 게임 업체인 ‘게임빌’은 과거 미국의 ‘로드시스’라는 업체로부터 게임 내 인앱결제 시스템과 관련한 특허침해 소송을 당한 적이 있습니다.

특허 분쟁에 휘말리게 되면 많은 비용과 시간을 소모하게 되며, 최악의 경우 소송에서 패소하게 되면 서비스를 중단해야 하거나 제품들을 전량 폐기해야 하는 상황에 부닥칠 수도 있습니다.

따라서 사업을 하면서 특허를 획득하는 것도 중요하지만, 특허 분쟁이 발생하였을 때 어떻게 대응하여야 할지 대비하는 것 또한 사업자에게는 반드시 준비되어 있어야 할 부분입니다.

 

특허침해 경고장

 

경쟁업체 등에서 특허침해를 주장하려 하는 경우, 일반적으로 첫 번째로 취하는 조치는 경고장 발송입니다.

경고장은 내용증명 우편을 통해서 발송하게 됩니다.

다들 아시는 것처럼 내용증명이란, 발송된 우편물에 포함된 문서의 내용을 등본에 의하여 증명하는 제도를 말합니다.

 

경고장은 일반적으로 수신인, 발신인, 침해 주장의 대상이 되는 특허의 등록번호 등을 포함하고 있으며, “귀사에서 본 건 특허를 침해하는 경우에는 특허법 제225조에 의하여 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있으며, 또한 민형사상 책임을 지게 될 수 있습니다.”와 같은 문구를 포함합니다.

사업을 잘 진행해 나가던 중에 갑자기 이러한 경고장을 처음 수신하는 분들은 이런 표현들에 당황하여 어떻게 대응해야 할지 우왕좌왕하시는 분들이 많습니다.

그러나 경고장 자체만으로는 등록특허의 존재에 대한 사실을 알렸다는 것 이외에 다른 법적 효력은 없으므로 경고장에 겁먹을 필요 없이 차근차근히 대응해 나가야 합니다.

 

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[특허침해 경고장 예시]

 

특허침해 주장의 근거가 되는 특허권의 확인

 

특허침해와 관련된 경고장을 받았다면, 경고장에 기재되어 있는 특허 번호를 이용하여 해당 특허를 찾아보아야 합니다.

지난 비즈 가이드에서 알아보았던 키프리스에, 경고장에 기재되어 있는 특허 번호를 입력하면 해당 특허를 검색하여 볼 수 있습니다.

[관련글] [비즈 가이드] 특허상식(14) – “특허사무소에 출원을 의뢰하기 전 알면 도움이 되는 특허상식!”

 

키프리스

[키프리스 홈페이지 특허 검색 화면]

 

해당 특허를 검색하여 먼저 특허권자를 확인하고, 실제 특허권자가 해당 경고장을 발송한 것인지, 해당 특허권이 현재 유효한지 확인하여야 합니다.

특허권을 보유하고 있지 않은 자가 경고장을 발송하였거나 해당 특허권이 소멸된 상태라면 일반적으로 경고장의 발신인 측에서는 특허권을 행사할 권리가 없으므로 발신인에게 행사할 특허권을 보유하고 있지 않다는 취지의 회신문을 발송할 수 있습니다.

 

상대방이 해당 특허를 유효하게 보유하고 있다면, 특허의 내용을 면밀히 검토하여 우리가 실시하고 있는 기술이 실제로 해당 특허를 침해할 가능성이 있는지 확인하여야 합니다.

여기서, 특허를 침해할 가능성이 있는지를 판단할 때에는 ‘공고전문’의 ‘특허청구의 범위’를 기준으로 판단하여야 합니다.

 

공고전문

[등록된 특허의 공고전문]

 

특허권은 특허청구의 범위에 기재된 사항을 기준으로 권리 범위가 정해지기 때문입니다.

명세서 내에 아무리 우리 기술과 유사한 내용이 기재되어 있더라도, 특허청구의 범위에 기재된 내용이 실시 중인 기술과 차이가 있다면 특허침해에 해당하지 않을 수 있습니다.

특허침해 여부를 판단하는 기준에 대해서는 다음 비즈 가이드에서 다뤄 보도록 하겠습니다.

 

만일 실시 중인 기술이 해당 특허의 침해를 구성하지 않는다는 판단이 설 경우에는, 우리가 실시하고 있는 기술은 해당 특허와는 차이가 있어 침해를 구성하지 않는다는 회신문을 발송할 수 있습니다.

여기서, 회신문 발송 시에 침해에 해당하지 않는다는 취지 또는 상대방의 특허가 무효라는 취지의 감정서를 변리사에게 의뢰하여 함께 발송할 수도 있습니다.

또한, 침해 여부에 대한 보다 명확한 판단결과를 획득하고자 하는 경우에는 보다 적극적으로 특허심판원에 소극적 권리 범위 확인심판을 청구하여 실시하고 있는 기술이 특허의 권리 범위에 속하지 않는다는 심판을 구할 수 있습니다.

 

반대로 실시 중인 기술이 해당 특허의 침해를 구성한다고 판단되는 경우에는 다른 대응전략이 필요합니다. 몇 가지 대응전략들의 예를 들면 아래와 같습니다.

  1. 해당 특허를 무효화하기 위한 특허무효조사/무효심판을 진행
  2. 실시 중인 기술의 실시를 중지하고 특허를 회피하여 실시하기 위한 회피설계를 진행
  3. 상대방이 실시하고 있는 기술 중에 보유하고 있는 등록 특허를 침해하고 있는 것이 있는지 검토하여 협상에 활용
  4. 유사 특허를 매입하여 상대방에게 역으로 침해 주장을 함으로써 대응할 수 있는 방법 모색
  5. 상대방으로부터 해당 특허에 대한 라이선스를 얻기 위한 협상을 진행

 


 

사업 진행 중 상대방의 침해 주장을 받고 적절한 대응을 하지 못하여 어려움을 겪는 분들을 보면 마음이 아픕니다.

갑작스러운 상대방의 특허침해 경고장을 받더라도 적절하게 대응할 수 있는 방안들을 알아두셨다가 상황에 맞게 대처하시기 바라며, 적절한 대응방향을 파악하기 어렵다면 전문적인 지식을 바탕으로 대응방안을 결정할 수 있는 변리사를 찾아서 문의하시기 바랍니다.

분쟁이 발생하기 이전부터 장기적인 관계를 가진 변리사가 있다면 사업에 대해 사업적으로 관심을 가지고 최선의 방향을 결정하는 데에 보다 도움이 될 수 있을 것입니다.

 

 

새온특허법률사무소 변건호 변리사

특허/상표/디자인 저작권 문의 : 02-3448-5993, 5994

 

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